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专业文章 | 员工离职一年后的发明还是职务发明吗?

罗丹 赢在IP
2024-08-26

离职、跳槽是日常工作中经常会听到的词汇,其带来的不仅是人员的流动,更是隐含了技术的流失、利益的损害、劳动成果的窃取以及多种不正当竞争行为的风险。为了保护知识产权,专利法及其实施细则规定了“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”,但是法律并没有明文规定在雇佣关系结束后的一年后作出的发明创造是否仍属于职务发明,那么一年后再作出的发明是否安全,是否就不是职务发明了呢?我们通过如下案例来做以分析。

案例一:(2004)沪二中民五(知)初字第117号-上海信联化学制药有限公司诉史宝珠专利申请权权属纠纷案

基本案情:被告史宝珠2001年2月28日从原告处辞职,被告于2002年12月23日将其在原告工作期间研发的中间体的制备方法和结构以个人名义申请了发明专利,2003年6月25日该发明专利申请书被国家知识产权局公开,致使其他单位知晓并利用该新中间体的制备方法进行生产和销售同类产品,给原告造成重大经济损失。原告请求撤销被告申请号为02157665.3发明专利申请人的资格,变更该专利申请权归原告所有。
法院认为:涉案专利申请公开说明书中载明的布西拉明新中间体的制备方法,与被告在原告任职期间所开发的布西拉明新中间体的制备方法相同。虽然被告在离职1年后申请了涉案专利,但法律并没有规定离职1年后作出的发明创造就是非职务发明创造,且被告在离职1年后作出的发明创造与其在原告处完成的发明创造完全相同,该发明创造应属于被告执行原告单位的课题研究任务,在本职工作中所完成的发明创造。故布西拉明新中间体的制备方法应属于原告的职务发明创造。

案例二:(2015)沪知民初字第232号-朝阳光达化工有限公司与上海思曼泰化工科技有限公司专利申请权权属纠纷

基本案情:原告朝阳光达化工有限公司2009年至2011年期间,原告组织相关技术人员对“盐水缓蚀剂研发”项目进行了长达两年的研发工作,并最终于2011年6月6日成功结项。2014年1月,原告发现被告已于2012年6月25日以自己的名义将原告的上述研发成果向国家知识产权局申请发明专利,发明人未公告。据原告调查得知,被告的原法定代表人张某自2010年至2011年期间在原告处担任董事长助理,任职期间负责该项目的研发工作并接触到了大量关于盐水缓蚀剂项目的技术信息与文件材料,并与原告签订过《保密协议》,被告公司正是从张某处获得盐水缓蚀剂发明的相关信息并申请发明专利。原告诉至法院请求判令涉案发明专利申请权归原告所有。
法院认为:涉案发明专利并非是张某离开原告公司后一年之后完成的。虽然涉案发明专利的申请日是2012年6月25日,距离张某从原告处离职时间超过一年,但根据张某的邮件记录以及上海材料研究所检测中心出具的《检测报告》,张某于2010年11月向其客户推销过SMT-BA产品并于2010年对该产品进行过检测,可以推定涉案发明专利在张某离开原告公司之前即已经完成。被告公司就其研发涉案专利的过程没有提交任何证据加以证明。本院认为,涉案发明专利是被告公司的前法定代表人张某在原告公司工作时执行原告公司的任务所完成的职务发明创造,涉案发明专利的申请权应属于原告公司。

案例三:(2017)鄂01民初3882号、(2018)鄂民终714号-武汉巨正环保科技有限公司、武汉工程大学与雷鸣、武汉微纳传感技术有限公司专利申请权权属纠纷

基本案情:2015年4月17日,雷鸣从巨正公司辞职,2015年4月30日微纳公司成立,法定代表人为雷鸣。2015年9月24日,微纳公司向国家知识产权局申请名称为“一种MEMS金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法”的发明专利(以下简称在先撤回专利申请),发明人为雷鸣。巨正公司和武汉工程大学经查询得知后提出异议,并向法院提出专利申请权之诉,在该案审理过程中双方达成调解协议,协议主要内容包括:微纳公司申请撤回专利申请;在撤回专利申请之日起七个月内,雷鸣和微纳公司不得申请与讼争技术的相关专利;巨正公司和武汉工程大学在国家知识产权局批准撤回专利申请后,不再就讼争专利相关技术向雷鸣和微纳公司主张专利申请权利。该专利申请已于2016年10月12日撤回。2016年11月3日微纳公司申请了一件发明专利。2017年3月6日,微纳公司申请了两件发明专利。巨正公司和武汉工程大学向一审法院起诉,请求判令雷鸣和微纳公司立刻撤回侵权的三项专利申请。
法院认为:一审法院:涉案申请专利均属于与原工作单位工作任务有关的发明创造,雷鸣和微纳公司申请被诉三项发明专利的时间虽然不在员工离开原单位一年期间内,但仍应受到关于在先撤回专利申请及其相关技术申请专利权利的约定限制,判决撤回三件专利申请。
二审法院:被诉三项发明专利申请的内容与雷鸣在巨正公司的工作任务具有相关性。2016年11月3日申请的发明专利属于在先撤回专利申请技术的拆分,两者具有较高的相关性。2016年11月3日申请的两件发明专利与在先撤回专利申请的技术之间不具有相关性。判决撤销一审判决,撤回2016年11月3日申请的发明专利申请。

案例四:(2013)宁知民初字第125号、(2014)苏知民终字第0102号-江苏世纪江南投资有限公司与刘荣甫、何金整等专利权权属纠纷

基本案情:刘荣甫于2009年5月6日与江苏世纪江南投资有限公司终止劳动关系。于2009年7月23日以本人名义提出发明专利申请。2008年3月17日,双方签订《企业知识产权保护合同》,其中第四条约定,员工在退休、解聘、辞职或调动工作后两年内作出的与在企业承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造,其知识产权归企业所有。请求法院判令该发明专利申请权及专利权归世纪江南公司所有。
法院认为:一审法院:讼争专利(申请)与刘荣甫在原单位承担的本职工作有关。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款规定:“法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的,人民法院应当依约定确认。”而根据双方签订的《企业知识产权保护合同》,员工在退休、解聘、辞职或调动工作后两年内作出的与在企业承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造,其知识产权归企业所有。在刘荣甫完成的讼争专利与其在世纪江南公司处担任的本职工作直接有关的情况下,根据双方合同约定,刘荣甫对此专利中作出的技术性贡献,亦应当归属世纪江南公司。
二审法院:维持原判决。
经过以上几个案例可以看出,离职申请一年后作出的发明仍然存在被判决为职务发明的情况。法院裁判会考虑以下因素:一、该发明创造是在原单位在职期间执行单位任务完成的还是离职后依靠个人能力研发完成的。二、是否与在先专利具有较高相关性。三、是否有协议对法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定。   综上,对于对于离职一年后申请的发明创造,首先要对其“相关性”、 “本单位”、“本职工作”、“去职”、“主要利用”、“物质技术条件”等进行判断;其次,遵循约定优先的原则,《民法通则》第4条规定,民事活动应当遵循自愿原则,《专利法》第6条第3款也规定的约定优先,对于当事人双方有约定的,从其约定。而不能单从离职时间超过一年即得出非职务发明的结论。




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罗丹 律师
北京大成(上海)律师事务所
专业领域:知识产权
电子邮箱:luodan@dentons.cn
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